フランク三浦事件｜newpon特許商標事務所

他人の周知著名な商品と出所の混同を生じるおそれがあるか？　フランク三浦事件

知財高判2016(H28).4.12 H27(行ケ)10219 審決取消請求事件

事実の概要

1　本件は，原告が有する商標権について，被告が登録無効審判を請求したところ，特許庁が登録を無効にする（請求認容）審決（以下「本件審決」という。）をしたため，原告が審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2　本件審決の要旨は，以下のとおりである。
(1) 被告の使用する商標の周知性について
　被告は，1992年に設立以来，被告の代表的商標である「フランク ミュラー」の文字から成る商標（被告使用商標１）と，これの語源となった「FRANCK MULLER」の文字から成る商標（被告使用商標２）を商品「時計」について使用し，これを我が国を含む世界各国で広告及び販売した。これにより，被告使用商標は，被告の業務に係る商品を表示するものとして，我が国においても，本件商標の出願及び登録査定時において需要者の間に広く認識されていた。（当事者間に争いなし）

(2) 原告の商品の取引の実情について
　原告は，インターネット上及び店舗等において，本件商標を付して被告商品の特徴と酷似した時計（原告商品）を販売し，その販売や雑誌等における原告商品の紹介，宣伝をするに際して，被告商品並びに引用商標１～３及び被告使用商標を著名な高級腕時計及び高級腕時計ブランドと認めつつ，これを引き合いとして挙げ，原告商品がパロディ商品である旨をその特徴としていることが認められる。

(3) 商標法4条1項11号該当性
　本件商標からは「フランクミウラ」の称呼が生じるとともに，上記(2)の原告商品の取引の実情を鑑みれば，原告は，原告商品に接した需要者が一見した際に，被告商品並びに引用商標及び被告使用商標を想起することを意図し，これを原告商品の特徴としていることが明らかであるから，本件商標からは，著名ブランドとしての「フランク ミュラー」を想起させる場合がある。
　引用商標１は，「フランク ミュラー」の文字を標準文字で表して成り，引用商標２は，「FRANCK MULLER」の文字を書して成るところ，両商標は，その構成文字全体に相応して，「フランクミュラー」の称呼を生じ，前記(1)のとおり，「フランク ミュラー」及び「FRANCK MULLER」の文字は，被告の業務に係る商品を表示するものとして著名であるから，著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を生じる。引用商標３は，「FRANCK MULLER REVOLUTION」の欧文字を書して成るところ，その構成中に被告の業務に係る商品を表示するものとして著名な「FRANCK MULLER」の欧文字を有するものであるから，その構成文字全体に相応して，「フランクミュラーレボリューション」の称呼を生じるほか，その構成中の著名な「FRANCK MULLER」の文字部分から「フランクミュラー」をも生じ，著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を生じる。
　本件商標は，片仮名と漢字を組み合わせた構成より成るのに対して，引用商標は，片仮名又は欧文字のみの構成より成るものであるから，本件商標と引用商標とを全体的に観察すれば，外観上，区別し得るものである。しかし，本件商標と引用商標の称呼は，それぞれ一連に称呼するときには，全体の語調，語感が近似し，相紛らわしい類似の商標である。さらに，本件商標は，著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を想起させる場合があることから，著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を生じる引用商標とは，観念上，類似する。そして，本件商標と引用商標１の指定商品は共通であり，また，本件商標と引用商標２及び３の指定商品は同一又は類似する。
　以上によれば，本件商標と引用商標とは，外観において相違があるものの，称呼及び観念において類似し，かつ，その指定商品は類似するものであるから，両商標は，類似するというのが相当であり，本件商標は，商標法４条１項11号に該当する。

(4) 商標法4条1項10号該当性
　前記(1)のとおり，被告使用商標は，商品「時計」について著名な商標である。そして，被告使用商標の構成は，引用商標１及び２と同じく，「フランク ミュラー」及び「FRANCK MULLER」の文字から成るものであるから，前記(3)と同様に，本件商標と被告使用商標とは，類似する商標であり，かつ，本件商標の指定商品は，「時計」を含むものである。
　したがって，本件商標は，商標法4条1項10号に該当する。

(5) 商標法4条1項15号該当性
　被告使用商標は，被告の業務に係る商品である「時計」に使用され，本件商標の商標登録出願時及び登録査定時において既に著名であったこと，本件商標が被告使用商標と類似する商標であること，本件商標の指定商品は，被告の業務に係る商品「時計」を含み，かつ，それ以外の指定商品である「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，身飾品」と商品「時計」とは，共にデザイン，ブランド，装飾性が重視される商品であり，その販売場所，需要者を共通にすることも多い，近似した商品といえることに照らすと，本件商標は，これをその指定商品について使用した場合には，他人の業務に係る商品と混同を生じるおそれのある商標に該当すると認められるから，仮に本件商標が商標法4条1項10号及び同項11号に該当しないとしても，同項15号に該当する。
　原告は，原告商品はパロディウォッチに徹しており，本件商標は需要者が被告商品の時計と出所を混同して購入することなど一切ないように使用されており，原告商品は被告商品とは明らかに別のものとして需要者に広く認識されている旨主張するが，前記(2)のとおり，原告商品は，パロディ商品である旨をその特徴としており，これは，原告商品に接した需要者が一見した際に，被告商品並びに引用商標及び被告使用商標を想起することを意図していることを示すものであるから，原告が被告の著名な被告使用商標に係る業務上の使用にただ乗り（いわゆるフリーライド）していることは明らかであって，原告の上記主張は採用することができない。

(6) 商標法4条1項19号該当性
　原告は，被告使用商標が被告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることや，本件商標が被告使用商標のパロディであることを認識しながら，時計等を指定商品等とする本件商標の商標登録出願を行い，実際に本件商標を使用して，被告商品を模した商品を製造，販売しているから，本件商標は，原告が，不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認められ，同項19号に該当する。

(7) 結論
　以上のとおり，本件商標は，商標法4条1項10号，同項11号，同項15号及び同項19号に違反して登録されたものであるから，同法46条1項の規定により，無効にすべきものである。

判 旨

　請求認容、審決棄却。裁判所は、本件商標が商標法4条1項10号，11号，15号及び19号に違反して登録されたとの審決に誤りがあったことを認め、本件審決を取り消した。

１　商標法4条1項11号該当性の判断の誤り
（1） 本件商標と引用商標の類否について
(ア) ・・・ 　以上によれば，本件商標と引用商標１は，称呼においては類似するものの，外観において明確に区別し得るものであり，観念においても大きく異なるものである上に，本件商標及び引用商標１の指定商品において，商標の称呼のみで出所が識別されるような実情も認められず，称呼による識別性が，外観及び観念による識別性を上回るともいえないから，本件商標及び引用商標１が同一又は類似の商品に使用されたとしても，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない。

(イ)ａ これに対し，被告は，本件商標は，著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を想起させる場合があることから，著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念を生じる引用商標１とは，観念において類似し，称呼においても類似するから，両者は類似の商標である旨主張する。
　確かに，前記(2)アのとおり，被告使用商標ないしは引用商標１が，被告商品を表示するものとして，本件商標の登録査定時に，我が国において，需要者の間に広く認識され，周知となっていたのであるから，前記(ア)のとおり，本件商標と引用商標１の称呼が類似することと相まって，本件商標に接した需要者が，本件商標の称呼から，称呼の類似する周知な被告使用商標ないしは引用商標１を連想することはあり得るものと考えられる。
　しかしながら，本件商標は，その中に「三浦」という明らかに日本との関連を示す語が用いられており，かつ，その外観は，漢字を含んだ手書き風の文字から成るなど，外国の高級ブランドである被告商品を示す引用商標１とは出所として観念される主体が大きく異なるものである上に，被告がその業務において日本人の姓又は日本の地名に関連する語を含む商標を用いていることや，そのような語を含む商標ないしは標章を広告宣伝等に使用していたことを裏付ける証拠もないことに照らすと，本件商標に接した需要者は，飽くまで本件商標と称呼が類似するものの，本件商標とは別個の周知な商標として被告使用商標ないしは引用商標１を連想するにすぎないのであって，本件商標が被告商品を表示すると認識するものとは認められないし，本件商標から引用商標１と類似の観念が生じるものともいえない。

ｂ また，被告は，原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売していること，本件商標は引用商標を模倣したものであることに照らすと，原告商品と被告商品との間で関連付けが行われ，原告商品が被告と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように，その出所について混同を生ずるおそれがあることは否定できない旨主張する。
　しかし，そもそも，原告が本件商標を付した時計の販売を開始したのは，本件商標の商標設定登録以後であることは当事者間に争いがない上に，本件において提出された原告商品の形態を示す証拠は，いずれも，本件商標の登録査定時よりも後の原告商品の形態を示すものであることからすると，原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売しているとの被告の主張は，本件商標の登録査定時以後の事情に基づくものであり，それ自体失当である。また，仮に，この事情を考慮したとしても，本件商標と引用商標１とでは前記(ア)で述べたとおり，観念や外観において大きな相違があること，被告商品は，多くが100万円を超える高級腕時計であるのに対し（⑵ア(ア)ｂ），原告商品は，その価格が4000円から6000円程度の低価格時計であって，原告代表者自身がインタビューにおいて，「ウチはとことんチープにいくのがコンセプトなので」と発言しているように，被告商品とはその指向性を全く異にするものであって，取引者や需要者が，双方の商品を混同するとは到底考えられないことなどに照らすと，上記事情は，両商標が類似するものとはいえないとの前記(ア)の認定を左右する事情とはいえない。

（2） 小括 　以上によれば，本件商標は，引用商標１ないし３のいずれとも類似するとはいえない商標であるから，商標法4条1項11号に該当するものとは認められない。

２　商標法4条1項10号該当性の判断の誤り
　被告使用商標１は引用商標１と同一又は類似の，被告使用商標２は引用商標２と同一の構成から成るものであるところ，本件商標は，引用商標１及び２のいずれとも類似するとはいえない商標であることは前記１のとおりであるから，本件商標は，被告使用商標のいずれとも類似するとはいえない。

３　商標法4条1項15号該当性の判断の誤り
（1） 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するかどうかについて判断する。
（2） 被告使用商標は， 外国ブランドである被告商品を示すものとして周知であり，本件商標の指定商品は被告商品と，その性質，用途，目的において関連し，本件商標の指定商品と被告商品とでは，商品の取引者及び需要者は共通するものである。
　しかしながら，他方で，本件商標と被告使用商標とは，生じる称呼は類似するものの，外観及び観念が相違し，かつ，前記１(3)アのとおり，本件商標の指定商品において，称呼のみによって商標を識別し，商品の出所を判別するものとはいえないものである。かえって，前記ウのとおり，被告使用商標２を付した時計が，時計そのものを展示する方法により販売がされたり，被告商品の外観を示す写真を掲載して宣伝広告がなされていること，本件商標の登録査定時以後の事情ではあるものの，本件商標を付した原告商品も，インターネットで販売される際に，商品の写真を掲載した上で販売されていることに照らすと，本件商標の指定商品のうちの「時計」については，商品の出所を識別するに当たり，商標の外観及び観念も重視されるものと認められ，その余の指定商品についても，時計と性質，用途，目的において関連するのであるから，これと異なるものではない。加えて，被告がその業務において日本人の姓又は日本の地名を用いた商標を使用している事実はないことに照らすと，本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としても，本件商標を上記指定商品に使用したときに，当該商品が被告又は被告と一定の緊密な営業上の関係若しくは被告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるとはいえないというべきである。
　そうすると，本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するものとは認められない。

　しかし，①については，前記１(3)ア(イ)ｂのとおり，本件商標の商標登録出願時及び登録査定時よりも後の事情に基づく主張であるし，仮に，原告が被告商品と外観が酷似した商品に本件商標を付して販売しているとの被告の主張を前提にこの事情を考慮するとしても，前記１(3)ア(イ)ｂにおいて指摘したとおり，原告商品と被告商品は，外観が類似しているといっても，その指向性を全く異にするものであって，高級ブランド商品を製造販売する被告のグループ会社が，原告商品のような商品を製造販売することはおよそ考え難いことや，前記(2)で指摘した点に照らすと，上記事情は，本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するものとは認められないとの認定を左右する事情とはいえない。②については，確かに商標法4条1項15号の規定は，周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し，商標の自他識別機能を保護することによって，商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り，需要者の利益を保護することを目的とするものではあるものの，飽くまで同号に該当する商標の登録を許さないことにより，上記の目的を達するものであって，ただ乗りと評価されるような商標の登録を一般的に禁止する根拠となるものではない。したがって，原告商品が被告使用商標の著名性に乗じ販売されたことを主張するのみでは，本件商標が同号に該当することを根拠付ける主張となるものとはいえない。

　イ また，被告は，①原告商品は被告商品のパロディとはいえず，また，原告商品を購入した需要者・取引者が，直接当該商品が被告の業務にかかわるものであるとは認識していなかったとしても，少なくとも日本では，通常，パロディは，真似された側の者が真似をされることについて異論はないという前提のもとに成り立っているから，被告が原告に対してパロディについて許諾をしていないにもかかわらず，取引者・需要者において，原 告商品が被告から何らかの許諾を得て販売されているものであると誤認することは十分に考えられ，現に，乙２及び４の示すとおり実際に需要者の間で混同が生じている，②「フランク ミュラー」を知らずに本件商標を見た需要者には「フランクミウラ」，「フランクミュラー」というような称呼の時計のブランドという漠然としたイメージが生じ，本来の著名商標である「フランク ミュラー」の出所の不鮮明化が生じるほか，本件商標を付した商品を見，その後「フランク ミュラー」の商品を見た需要者，あるいは「フランク ミュラー」を知っていて「フランク三浦」を見た需要者は，「フランク ミュラー」についてあまり肯定的ではないイメージ，つまり，高級ではない，品がない，ふざけている，等のイメージを持つおそれがあるところ，これらは商標の毀損であり，そのようなあまり良くないイメージの商品を高価な代金を支払って購入しようという意欲が失われるから，このような商標の出所の不鮮明化及び毀損も商標の稀釈化の一態様であり，広い意味で混同が生じていると考えるべきである，・・・，などと主張する。

　しかし，①については，本件商標が商標法4条1項15号に該当するか否かは，飽くまで本件商標が同号所定の要件を満たすかどうかによって判断されるべきものであり，原告商品が被告商品のパロディに該当するか否かによって判断されるものではない。また，被告が主張する前提事実（パロディについては，通常，真似された側の承諾がある）が存在することを認めるに足りる証拠はないし，本件に関し，取引者・需要者において，原告商品が被告から何らかの許諾を得て販売されているものであると誤認していたことを裏付ける証拠もない。なお，被告の指摘する乙２及び４（いずれも平成２８年１月１２日閲覧のYAHOO!知恵袋のウェブサイト）は，いずれも本件商標の商標登録出願時及び登録査定時から相当期間後のものであるから，本件商標の商標登録出願時及び登録査定時において，本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当することを根拠付ける証拠とするのは相当ではないし，この点は措き，上記乙号各証の内容を検討しても，取引者・需要者に誤認が生じているとはいえない。

　②については，前記アで述べたのと同様に，商標法4条1項15号は，飽くまで同号に該当する商標の登録を許さないことにより，周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止するものであるから，抽象的に商標の出所の不鮮明化や，商標の稀釈化が生じると主張するのみでは，本件商標が同号に該当することを根拠付ける主張となるものではない。
（4） 小括
　以上によれば，本件商標は商標法4条1項15号に該当するものとは認められない。

４　商標法4条1項19号該当性の判断の誤り
　前記２のとおり，本件商標は，被告使用商標のいずれとも類似するとはいえないから，本件商標が不正の目的をもって使用するものに該当するかどうかについて判断するまでもなく，本件商標は商標法4条1項19号に該当するものとは認められない。

検　討

　判決に賛成

（1） 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」については、「レールデュタン（L'AIR DU TEMPS）」事件（最高裁平成10年（行ヒ）第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁）を引用し、その判断基準に沿って検討している。
　①　類似の程度　→　その称呼においては類似するものの，外観及び観念において相違する。
　②　他人の表示の周知著名性・独創性　→　独創性の程度は低いものの，本件商標の商標登録出願時及び登録査定時において，外国の高級ブランドである被告商品を表示するものとして，我が国において，需要者の間に広く認識され，周知となっていた。
　③　本件商標の指定商品と被告商品等の関連性等　→　本件商標の指定商品は，被告商品とその性質，用途，目的において関連し，また，取引者及び需要者においても共通するものと認められる。
　以上より、被告使用商標は，外国ブランドである被告商品を示すものとして周知であり，本件商標の指定商品は被告商品と，その性質，用途，目的において関連し，本件商標の指定商品と被告商品とでは，商品の取引者及び需要者は共通するものであると認定した。需要者が共通する点については疑問があるが、他は妥当な判断である。
　しかしながら，両商標の外観及び観念が相違し，かつ，称呼のみによって商標を識別し，商品の出所を判別するものとはいえないのみならず、商品の出所を識別するに当たり，商標の外観及び観念も重視されるものと認められ，加えて，被告がその業務において日本人の姓又は日本の地名を用いた商標を使用している事実はないことに照らすと，本件商標を指定商品に使用したときに，当該商品が被告又は被告と一定の緊密な営業上の関係若しくは被告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあるとはいえないと認定し、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当しないとした。妥当である。

　①　原告商品の外観が被告商品の外観と酷似すること，②　原告商品は被告使用商標の著名性に乗じて，つまり「フランク ミュラー」の商標を利用して顧客を獲得し，販売されたものであり，これは被告使用商標へのただ乗り（フリーライド）にほかならないとの被告の主張については、①については，本件商標の商標登録出願時及び登録査定時よりも後に原告が商品を発売したこと、②については，商標法4条1項15号の規定は，周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止することによって，商標使用者の業務上の信用維持と，需要者の利益保護を目的とするものではあるが，飽くまで15号に該当する商標の登録を許さないことにより，上記の目的を達するものであって，ただ乗りと評価されるような商標の登録を一般的に禁止する根拠となるものではないとした。
　①について、4条1項15号の判断時は，出願時及び登録査定時であるので当然であり（商標法4条3項）、②についても、フリーライドやダイリューションは同号の要件ではない。

（2） 商標法4条1項10号,11号,19号
　本件商標が被告使用商標のいずれとも類似しないと認定したのであるから、10号,11号,19号のいずれにも該当しないことになる。
　しかるに、特許庁の審決では、4条1項11号の類否判断において取引の実情を考慮した。
　『原告は，インターネット上及び店舗等において，本件商標を付して被告商品の特徴と酷似した時計（以下，原告が本件商標を付して販売する時計を総称して「原告商品」という。）を販売し，その販売や雑誌等における原告商品の紹介，宣伝をするに際して，被告商品並びに別紙引用商標目録記載１ないし３の引用商標(以下，それぞれ「引用商標１」などといい，総称して「引用商標」ということがある。）及び被告使用商標を著名な高級腕時計及び高級腕時計ブランドと認めつつ，これを引き合いとして挙げ，原告商品がパロディ商品である旨をその特徴としていることが認められる。』ことに鑑みれば，
『原告は，原告商品に接した需要者が一見した際に，被告商品並びに引用商標及び被告使用商標を想起することを意図し，これを原告商品の特徴としていることが明らかであるから，本件商標からは，著名ブランドとしての「フランク ミュラー」を想起させる場合がある。』ので観念が類似する。
　観念とは何か（著名ブランドとしての「フランク ミュラー」の観念？）についてはさておき、同項11号の判断時である登録査定後の実情に基づいて判断した審決は妥当でない。

（2） パロディ
　被告商品のパロディに該当するか否かについては従来の裁判例どおり。
　（参考）
　「パロディ」なる概念は商標法の定める法概念ではなく，講学上のものであって，法４条１項１５号に該当するか否かは，あくまでも法概念である同号該当性の有無により判断すべきであるのみならず，後記のとおり，原告は引用商標Ｃ等の補助参加人の商標をパロディとする趣旨で本件商標を創作したものではないし，前記のとおり，本件商標と引用商標Ｃとは，生じる称呼及び観念が相違し，外観も必ずしも類似するとはいえないのであって，必ずしも補助参加人の商標をフリーライドするものとも，希釈化するものともいうこともできない。（知財高判2010(H22)・7・12 H21(行ケ)10404 審決取消「SHI-SA」事件 裁判所HP）