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特許法・実用新案法－プロダクト・バイ・プロセス・クレーム－
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プロセス要素によって権利が限定解釈された事例（限定説） | |
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2012(H24).1.27 知財高裁特別部 H22(ネ)10043 プラバスタチンナトリウム控訴事件 | |
| プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲に関する知財高裁大合議の判断です。 ○ いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は，その技術的範囲は，クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定されるとした事例 ○ 特許法104条の3に係る抗弁に関し，いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は，その発明の要旨は，クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例 判決は次のとおりです。 原告の請求（控訴）は棄却されました。 本発明（請求項１）の記載は次のとおりです。 【請求項１】 次の段階： ａ）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し， ｂ）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し， ｃ）再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し， ｄ）当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え，そして ｅ）プラバスタチンナトリウム単離すること， を含んで成る方法によって製造される，プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満であるプラバスタチンナトリウム。 | |
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原審の東京地裁は，控訴人の請求を棄却したので，これに不服の控訴人は本件控訴を提起し「特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても，特許の対象を当該製造方法によって製造された物に限定して解釈する必然はなく，これと製造方法は異なるが物として同一である物も含まれると解すべきである（物同一説）」と主張しました。 裁判所の判断： ① 物の発明について，特許請求の範囲に当該物の製造方法が記載されている場合には，「物の発明」であるからといって，製造方法の記載を除外して技術的範囲を解釈すべきではない。 ② 物の構成を記載して当該物を特定することが困難であって，製造方法によ って物を特定せざるを得ないなどの特段の事情があるときは，製造方法の記載を除外して，技術的範囲を解釈することができる。 ③ 本件特許は，物の特定のために製造方法を記載する必要はないこと，そのような特許請求の範囲の記載となるに至った出願の経緯からすれば，上記特 段の事情は認められない。 ④ 被告製品は工程ａ）要件を充足しないので，特許権侵害とはならない。 | |
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判決要旨には「技術的範囲」(発明の権利範囲)と「要旨の認定」(進歩性の判断などにおける発明の範囲)が出てきます。 そして、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PPClaim）を２種類に分類しています。真正PPClaimと不真正PPClaimです。 真正PPClaimとは、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため，製造方法によりこれを行っているとき」であり、 不真正PPClaimとは、「物の製造方法が付加して記載されている場合において，当該発明の対象となる物を，その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」としています。 結論：「よって，控訴人の請求を棄却した原判決は結論において正当であるから，本件控訴を棄却することとして，主文のとおり判決する。」 | |
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※比較論文：「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」（特許庁審査官岡田吉美他,Patent2011.12-86） | |
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2000(H12).9.29 東京地裁 H11(ワ)8435 単クローン性抗体事件 | |
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2002(H14).1.28 東京地裁 H12(ワ)27714 金属装身具ネックレス事件 | |
| 「特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて解釈すべきであるから，その解釈に当たって，前記のような特段の事情がない限り，明細書の特許請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできないとしたうえで，本件発明の目的物である止め具は，その製造方法を記載することによらなくとも物として特定することができ，製造方法に係る記載は，本件発明の目的物を特定するために付加されたものとはいえないこと，出願経過に照らせば，製造方法に係る記載は，本発明の技術的範囲を限定するために記載されたものである」ことを認定して，本件発明の技術的範囲は，前記製造方法によって製造された物に限定されると判示した。 下記裁判例とは、特段の事情の考慮（あるいは、原則）が逆である。 | |
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2000(H12).9.29 東京地裁 H11(ワ)8435 単クローン性抗体事件 | |
| 「一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定されたものであっても、特許の対象は飽くまで製造方法によって特定された物であるから、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈する必然性はない。しかし、特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得るというべきである。」とし「特段の事情」を考慮している。 ※「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許の技術的範囲」 弁理士三枝英二 知財管理No.51.7 2001/7 | |
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1997(H9).11.28 東京地裁 H7(ワ)23005 抗真菌外用剤事件 | |
| 「本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件特許出願の経緯に照らすと，本件発明は，前記のとおり，クロタミトン等を化合物（Ⅰ）の溶解剤として溶液を作り，右溶液を外用基剤で製剤化するという点に進歩性が認められて登録されるに至ったものであり，原告がこれに反する前記のような主張をすることは，禁反言の原則に照らし許されないばかりか，本件発明の技術的範囲を確定するにあたって原告主張のような解釈をするとすれば，特許法70条の規定に反し，特許権者に対し期待していた以上の広い保護を与え，当業者に対し予測しない不利益を与えることになる」として禁反言の原則と，特許権者と第三者とのバランスを考慮し，原告主張の物の同一説を退けた。(判例時報No.1634,p132) | |
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プロセス要素によって権利が影響されなかった事例（同一説） | |
| 2015(H27).6.5 第二小法廷判決H24(受)1204 プラバスタチンナトリウム事件 | |
| 2015(H27).6.5 第二小法廷判決H24(受)2658 プラバスタチンナトリウム事件 | |
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2002(H14).9.26 東京高裁 H14(ネ)1089 止め具及び紐止め装置事件 | |
| 構成要件Ｆを除外して物の発明である本件発明１を特定することができないというのであればともかく、構成要件Ｆを除外しても本件発明１の物としての構成は特定可能であり、また上記のような前提解釈を採用すべき特段の事情を認めるべき証拠はないので、構成要件Ｆに係る方法以外の製造方法によらないで製造された物も、他の構成要件のすべてに該当する物であれば、本件発明１に含まれ得るものというべきである。したがって、被告製品の侵害の有無を判断するに当たっては、構成要件Ｆの充足の有無を除外して考えるべきものと判断した。 | |
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2001(H13).1.31 東京高裁 H11(ネ)5303 酸性糖タンパク事件控訴審 | |
| エリスロボエチン事件。物が同一であれば製造方法の同一性は問わないという物の同一説に従い，両者の物の構造あるいは性質が異なるから非侵害であるという結論を導いている。 | |
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1999(H11).9.30 東京地裁 H9(ワ)8955 酸性糖タンパク事件第一審 | |
| 「一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても、対象とされる物が特許を受けられるものである場合には、特許の対象は飽くまで製造方法によって特定された物であって、特許の対象を当該製造方法によって製造された物に限定して解釈する必然はなく、これと製造方法は異なるが物として同一であるものも含まれると解することができる。右のように解すべきことは、特許庁の「物質特許制度及び多項性に関する運用基準（S50年10月）が･･･」とし、 「本件発明に係る酸性糖タンパク質は、必ずしも構成要件二ａに掲げられた製造方法によって得られたものに限定されるものではなく、その製造方法によって特定される物と同一の構造ないし特性を有する限り、構成要件二ａを充足するというべきである。」とした。 | |
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1998(H10).11.10 最高裁 H10(オ)1579 衿腰に切替えのある衿事件 | |
| 「物の発明における特許請求の範囲に当該物の形状を特定するための作図法が記載されている場合には，右作図法により得られる形状と同一の形状を具備することが特許発明の技術的範囲に属するための要件となるのであり，右作図法に基づいて製造されていることが要件になるものではない」と判示したうえで，「これを本件についてみると，被上告人の製造販売する製品が右作図法により得られる形状と同一の形状を有することにつき主張立証がないから，被上告人が右製品を製造販売する行為が上告人の本件特許権を侵害しないとする原審の判断は，結論において是認することができる」とし，得られた物と解釈したうえで，非侵害としていた。 | |
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1999(H10).9.11 東京地裁 H1(ワ)5663 ポリエチレン延伸フィラメント事件 | |
| 本件発明の製法によって特定される物の構造または特性が明らかにされていないから，被告製品がその構造又は特性を有するとすることはできないとして，非侵害とした。(判時No.1671,p137) | |
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1997(H9).7.17 東京高裁 H6(ネ)2857 インターフェロン事件 | |
| 物が同一であれば製造方法の同一性は問わないという物の同一説に従い，両者の物の構造あるいは性質が異なるから非侵害。(判時No.1628,p101) | |
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”プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（product by process claim）”とは、「物の発明において、構成要素の一部又は全部が製造（生産）方法によって特定されているクレーム」のことをいいます。 ※同一説：特許物は、「クレームによって特定された方法によって製造（生産）された物に限定される」という説 ※限定説：特許物には、「クレームによって特定された方法以外の方法によって製造（生産）された物も含まれる」という説 | |
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※岡田吉美・道祖土新吾 判例評釈「プロダクト・バイ・プロセス クレームの解釈につき判断した知的財産高等裁判所特別部（大合議）判決」(特許研究No.54 2012/9) ※判決紹介 L&T No.30 2006/1 p.83-88 ※【東高裁】プロダクトバイプロセス、製法自体の特許性は判断せず（2002.06.28） ※クレーム解釈に関する一考察（一橋大学助教授 浅見節子 L＆T No.15 2002/4 p.18-27） | |
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